Der Fall Ella Franklin

Der Fall Ella Franklin oder
Gerade noch gut gegangen


Heinz Klose hatte ich Mitte der 90er Jahre über meine Büro-Eröffnungsanzeige in der Tageszeitung kennengelernt. In Ratingen hatte Herr Klose eine Handelsagentur mit Show-Room für hochwertige Handtaschen.
Die italienischen Handtaschen mit der Marke „Ella Franklin“ waren hochpreisig und wurden exklusiv in nur wenigen Städten verkauft.
Heinz Klose hatte die Marke als Warenzeichen, wie die Marken früher hießen, beim Deutschen Patentamt eintragen lassen.
Die Handtaschen wurden nicht nur in Deutschland verkauft, sondern auch in Österreich, den Benelux-Ländern, der Schweiz, in Spanien und Italien. Die Büroeröffnungsanzeige gab Heinz Klose den Anstoß, einen Schutz auch im Ausland anzustreben. Daher sprach er mich an.
Damals gab es noch nicht die bequeme europäische Gemeinschaftsmarke. Für einen Auslandsschutz in Europa musste man die Marke in jedem einzelnen Land separat anmelden. Alternativ konnte man die deutsche Marke auch international auf bestimmte Auslandsstaaten erstrecken. Das machten wir dann auch 1994.
Soweit ging alles gut. Aber …
 
Die Bombe platzt
 
Was wir nicht wussten, war, dass jemand anderes – wie in der Geschichte vom Hasen und dem Igel – uns bereits zuvorgekommen war. Ein Kunde von Heinz Klose, ein Italiener namens Silvio d’Monti mit einem kleinen exklusiven Schuhladen in Wien in der teuren Einkaufsstraße Graben war schneller gewesen: Bereits 1992 hatte er die Marke „ELLA FRANKLIN NEW YORK“ beim Österreichischen Patentamt angemeldet. Die Marke wurde im Januar 1993 eingetragen.
Von dieser tickenden Zeitbombe wussten wir damals nichts. Zu dieser Zeit konnte man die amtlichen Register nicht so einfach einsehen, schon gar nicht über das Internet wie heute.
Silvio d’Monti wartete zunächst ab. Erst 1996 ließ er die Bombe platzen.
An einem regnerischen Freitag im Mai rief mich Heinz Klose in heller Aufregung an: „Eine Kundin, Frau Pokorny in Wien, hat eine Abmahnung erhalten von d’Monti, einem anderen Kunden. Sie soll sofort den Verkauf der Handtaschen „Ella Franklin“ einstellen. Wie kann das denn sein? Das ist doch nicht möglich! Frau Pokorny hat doch Jahre lang „Ella Franklin“-Handtaschen von uns bezogen. Wir müssen hier unbedingt was tun! Was können wir denn tun?“.
 
Die Krise

Ich versuchte Heinz Klose etwas zu beruhigen, was mir aber kaum gelang: „Von Deutschland aus können wir nichts machen. Das muss in Österreich erfolgen. Mit der österreichischen Rechtsprechung in solchen Fällen kenne ich mich aber nicht aus. Ich kenne aber einen guten Patentanwalt in Wien, mit dem ich schon lange zusammenarbeite und der auch sehr gut ist und uns sicherlich helfen wird.“
Klose: “Ja, sprechen sie ihn sofort an. Die Marke von d’Monti muss sofort weg. Auch die Abmahnung.“
Aus meiner Zeit bei der Firma Henkel kannte ich den Patentanwalt Schieszler in Wien, der immer sehr sorgfältig und gut gearbeitet hatte. Ich rief ihn am gleichen Tag an und schilderte das Problem: „Nach meiner Meinung ist es wohl eine unerlaubte Marke eines ausländischen Handelsagenten. Hier gibt es doch eine Bestimmung in der PVÜ. Danach könnte man die Marke von d’Monti beim Patentamt löschen lassen. Was meinen Sie?“
Patentanwalt Schieszler entgegnete: „Hiermit kommen wir nicht so leicht durch. Diese Bestimmung wird sehr selten angewandt. Insgesamt sieht es sehr schlecht aus. Das Österreichische Patentamt tut sich hier in einem solchen Fall recht schwer. Viel einfacher wäre es über das Handelsgericht in Wien.
Es gibt nur eine einzige halbwegs sinnvolle Möglichkeit. Es könnte vielleicht ein Fall von unlauterem Wettbewerb sein. Dann läuft die Sache über das Handelsgericht Wien. Die Richter dort sind für solche Fälle eher aufgeschlossen als das Patentamt. Wie die Erfolgsaussichten sind, kann ich so aber auch nicht sagen. Ich müsste erst aber einen befreundeten, sehr fachkundigen Rechtsanwalt hierzu fragen, nämlich Rechtsanwalt Buchmann. Ich treffe ihn ohnehin am Wochenende und spreche mit ihm. Anfang nächster Woche melde ich mich.“
Am Montag teilte Patentanwalt Schieszler mit: „Rechtsanwalt Buchmann meint, über die Schiene „Unlauterer Wettbewerb“ sollten wir am besten vorgehen. Sonst hätten wir gar keine Aussichten. Schwierig wird es aber auf jeden Fall. Sagen sie dem Mandanten, dass die Aussichten nicht so rosig sind, dass wir hier gewinnen.“
Diese deprimierende Beurteilung besprach ich mit Heinz Klose. Auf die Frage von Heinz Klose nach den Kosten musste ich ihm mitteilen: „Die ganze Sache wird nicht unter 10.000 DM ausgehen.“ Klose hierzu: „Oh, ich wollte mir doch dieses Jahr ein neues Auto kaufen. Das muss dann wohl verschoben werden, aber wir müssen weitermachen“.
Rechtsanwalt Buchmann sprach zunächst d’Monti an. Er forderte ihn auf, die Marke löschen zu lassen oder zumindest die Abmahnung zurückzunehmen.
Herr d’Monti allerdings weigerte sich. Er fühlte sich völlig im Recht. Es kam noch schlimmer. Zusätzlich ging Silvio d’Monti gegen unsere international registriert Marke vor und versuchte, diese für Österreich zu löschen.
Das war nun eindeutig zu viel. Ein Prozess vor dem Handelsgericht Wien war unausweichlich.
Schieszler und Buchmann benötigten für den Prozess viele Unterlagen, die die jahrelange rechtmäßige Benutzung der Marke „Ella Franklin“ in Österreich belegten. Hierzu beschaffte Heinz Klose viele italienischsprachige Belege für den Import der „Ella Franklin“-Handtaschen. Schließlich erhielten wir aus Italien ein ca. 6 cm dickes Paket Dokumente, die die Benutzung der Marke „Ella Franklin“ belegten. Die Dokumente wurden nach Wien geschickt.
 
Noch einmal gut gegangen

Der Rechtsanwalt Buchmann reichte eine Klage vor dem Handelsgericht Wien ein. Nach einigem Hin und Her hatten wir glücklicherweise Erfolg. Das Handelsgericht entschied zu unseren Gunsten, dass d’Monti seine Marke löschen müsse. D’Monti legte gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel ein.
So ist die ganze Sache gerade noch gut ausgegangen. Darauf kann man sich allerdings nicht verlassen. Gerade in solchen Fällen mit bösgläubigen, man sollte eher sagen „bösartigen“ Markenanmeldungen hat man oft keinen Erfolg.
Als ich Herrn Klose fragte, ob ich diese Geschichte veröffentlichen dürfte, wobei Namen, Orte, Produkte geändert sind, stimmte er zu: „Gerne dürfen Sie diesen Fall verwenden“.

Glossar

Inhalt
1. Prüfungsbescheid
2. Prüfungsbescheid
amtliche Empfangsbescheinigung
Anmeldetag
Änderungs- und Ergänzungswünsche
Anmeldeverfahren
Anmeldung, Patentanmeldung
Anmeldungsentwurf
Auslandsanmeldungen
Beschreibung anpassen
Bibliografie-Mitteilung
EcoPat-Formular
Einspruch
Erteilungsbeschluss
Erwiderung auf den Prüfungsbescheid
Erwiderung auf den Prüfungsbescheid mit neuer Beschreibung
Europa-Patent
Formalprüfung
Geheimhaltung
neue Ansprüche
Offenlegungsschrift
Patentanmeldung
Patentfähig
patentiertes Produkt
Patentschrift
rechtskräftig erteilt
sonstige Mängel
Urkunde
Veröffentlichung der Erteilung
 

 
1. Prüfungsbescheid
Der Prüfer recherchiert nach Literatur, insbesondere nach älteren Patentschriften, die der Erfindung möglichst nahe kommen. Dabei orientiert er sich in erster Linie an dem eingereichten Patentanspruch 1.

Da die Patentansprüche nach dem Einreichen der Anmeldung nicht erweitert, sondern nur eingeschränkt werden dürfen, ist der Patentanspruch 1 entsprechend allgemein formuliert. In dieser allgemeinen Formulierung lässt sich nach den Aussagen des Prüfers der sachliche Inhalt dieses Anspruches oft vollständig oder teilweise auf die Anordnung in der mit Nr. 1 bezeichneten Schrift, der Entgegenhaltung 1 lesen. Damit ist der Anspruch 1 patentrechtlich nicht mehr neu oder erfinderisch. Dies ist aber kein Grund zur Beunruhigung, denn die Patentansprüche können – in der Erwiderung – so geändert werden, so dass sie zu den vom Prüfer gefundenen Patentschriften passen.


2. Prüfungsbescheid
Wenn alles gut geht, ist der Prüfer mit den geänderten Patentansprüchen einverstanden und fordert nun auf, den Rest der Patentanmeldung an die geänderten Patentansprüche anzupassen, damit das Patent erteilt werden kann.


amtliche Empfangsbescheinigung
Das Patentamt stellt nach dem Eingang der Patentanmeldung oder der Gebrauchsmuster-Anmeldung eine Bescheinigung aus und teilt das amtliche Aktenzeichen mit.


Anmeldetag
Der Eingangstag beim Patentamt heißt Anmeldetag. Er gibt einen weltweiten Vorrang (Priorität) für die Erfindung, allerdings nur, wenn die Erfindung innerhalb eines Jahres in den gewünschten Auslandsstaaten angemeldet wird. D. h. der Anmelder hat ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, wo – außerhalb Deutschlands - seine Erfindung noch geschützt werden soll.

Änderungs- und Ergänzungswünsche
Nach dem Einreichen der Patentanmeldung oder der Gebrauchsmuster-Anmeldung darf kein sachlicher neuer Inhalt hinzugefügt werden. Daher ist es wichtig, Änderungen und Ergänzungen vor dem Einreichen vorzunehmen.


Anmeldeverfahren
Da ein Patent Eigentumsrechte an der Innovation für 20 Jahre gibt, wird es in einem aufwändigen Verfahren auf weltweite Neuheit und Kreativität (erfinderischen Gehalt) geprüft. Dies dauert meist etwa 2 bis 3 Jahre.


Anmeldung, Patentanmeldung
Ein Patent oder ein Gebrauchsmuster („kleines Patent“) wird nur auf Antrag erteilt. Dazu wird ein amtliches Antragsformular eingereicht. Zusätzlich – und das ist das Wichtigste - werden eine technische Beschreibung der Erfindung, oft mit Zeichnungen, eine Angabe der Vorteile und wodurch diese bewirkt werden sowie mindestens ein Anspruch und eine Zusammenfassung beigefügt. Der Anspruch gibt an, wie umfangreich der Schutz sein soll, d. h. welche Varianten der Erfindung vom Patent geschützt werden sollen. Diese eingereichten Unterlagen werden Anmeldung (Patentanmeldung, Gebrauchsmuster-Anmeldung) genannt.


Anmeldungsentwurf
Da nach dem Einreichen der Patentanmeldung oder der Gebrauchsmuster-Anmeldung beim Amt kein sachlicher neuer Inhalt hinzugefügt werden darf, erhalten Sie vor dem endgültigen Einreichen einen Entwurf. Hier können Sie noch beliebige Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. Diese Änderungen und Ergänzungen passen wir dann an die Patent-Vorschriften an und reichen die Anmeldung ein.


Auslandsanmeldungen
Die gleiche Patentanmeldung kann mit dem Zeitrang (Priorität) der deutschen Anmeldung innerhalb eines Jahres in fast allen Staaten der Welt eingereicht werden. Besonders beliebt ist das europäische Patent, dass sogar Wirkung für die Schweiz, die Türkei, Marokko und andere Nicht-EU-Staaten hat.

Falls ein globaler Schutz, also auch z. B. in USA oder China gewünscht ist, empfiehlt sich eine internationale Patentanmeldung. Hiermit gewinnt man 1 1/2 Jahre Zeit, um sich konkret für bestimmte Länder zu entscheiden, so dass die relativ hohen Kosten für Übersetzungen, Auslandsanwälte, usw. erst entsprechend spät anfallen.


Beschreibung anpassen
Wenn der Prüfer mit den geänderten Patentansprüchen einverstanden ist, fordert er den Anmelder auf, den Rest der Patentanmeldung, nämlich die Beschreibung an die geänderten Patentansprüche anzupassen, damit keine Widersprüche auftreten und das Patent erteilt werden kann.


Bibliografie-Mitteilung
Die Patentanmeldung wird vom Patentamt zunächst geheim gehalten und erst 18 Monate nach dem Anmeldetag veröffentlicht. Diese Veröffentlichung nennt sich „Offenlegungsschrift“. In der Bibliografie-Mitteilung teilt das Patentamt mit, welche Angaben auf der Titelseite der Offenlegungsschrift erscheinen sollen. Fehler können hier noch korrigiert werden.


EcoPat-Formular
Das EcoPat-Formular dient zur Erfassung der technischen Informationen über die Erfindung in der richtigen Fachsprache. Die Fragen sind– hoffentlich – in einer verständlichen Sprache abgefasst. Außerdem helfen Beispiele, wie die Fragen zu beantworten sind.


Einspruch
Patente gibt es nur für Weltneuheiten. Der Prüfer kann aber manche Veröffentlichungen nicht kennen, z. B. nicht vertrauliche Präsentationen des Produktes beim Kunden oder detaillierte Angebote. Außerdem kann der Prüfer eine wichtige schriftliche Veröffentlichung übersehen haben. Daher kann jedermann nach der Erteilung des Patents Einspruch beim Patentamt einlegen und beantragen, das Patent zu widerrufen.


Erteilungsbeschluss
Wenn die Patentanmeldung vollständig überarbeitet ist, erlässt der Prüfer den so genannten Erteilungsbeschluss. Hier sind die Unterlagen für den Druck der Patentschrift zusammengefasst.


Erwiderung auf den Prüfungsbescheid
Innerhalb einer Frist von meist 4 Monaten muss eine Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid beim Patentamt eingereicht werden, insbesondere zu dem vom Prüfer gefundenen Stand der Technik (z. B. ältere Patentschriften). Dabei werden oft auch neue Patentansprüche eingereicht, damit die Patentansprüche gegenüber den älteren Patentschriften neu sind.


Erwiderung auf den Prüfungsbescheid mit neuer Beschreibung
siehe Beschreibung anpassen


Europa-Patent
Mit einem Europa-Patent kann ein Patentschutz nicht nur in der EU, sondern auch darüber hinaus, z. B. in der Schweiz, der Türkei, sogar in Marokko erreicht werden. Die gewünschten Länder, wo das Patent gelten soll, können nach der Erteilung des Patents ausgewählt werden.


Formalprüfung
Zunächst prüft das Patentamt, ob die eingereichten Unterlagen in einer Form sind, die eine Veröffentlichung 18 Monate später zulassen (siehe Offenlegungsschrift), und ob alle notwendigen Daten, z. B. die Angabe des Erfinders mit Anschrift vorliegen.


Geheimhaltung
Vor dem Einreichen der Patentanmeldung beim Patentamt darf die Erfindung nicht öffentlich präsentiert werden. Besonders gefährlich ist die Bekanntgabe von Einzelheiten im Internet. Wenn fremde Personen von der Erfindung erfahren müssen, sollte eine Geheimhaltungs-Vereinbarung abgeschlossen werden.


neue Ansprüche
Im Prüfungsverfahren „ringt“ der Anmelder mit dem Prüfer um die Fassung der Patentansprüche, da diese ja den Schutz des Patents bestimmen. Der Prüfer möchte nur wenig Schutz gewähren und der Anmelder einen großen Schutz, der viele Varianten der Erfindung umfasst.


Offenlegungsschrift
Die Patentanmeldung wird vom Patentamt zunächst geheim gehalten und erst 18 Monate nach dem Anmeldetag veröffentlicht. Diese Veröffentlichung nennt sich „Offenlegungsschrift“.


Patentanmeldung
siehe Anmeldung


Patentfähig
Patentfähig sind nur Erfindungen, die weltweit neu, eine kreative Weiterentwicklung von bekannten Produkten und verkaufsfähig sind. Rein private Anwendungen der Erfindung sind nicht patentfähig.


patentiertes Produkt
Produkt, das unter den Schutz eines Patents fällt.


Patentschrift
Die Patentschrift enthält die Patentansprüche, die den Schutz bestimmen, und die Beschreibung zur Erläuterung der Patentansprüche sowie oft auch Zeichnungen.


rechtskräftig erteilt
Das Patent kann nur noch mit einer sehr aufwändigen und kostspieligen Nichtigkeitsklage zu Fall gebracht werden.


sonstige Mängel
weitere Ungenauigkeiten, die oft leicht beseitigt werden können.


Urkunde
Das Patentamt stellt nach der Erteilung eine offizielle Patenturkunde bzw. eine Gebrauchsmuster-Urkunde aus.


Veröffentlichung der Erteilung
Die Erteilung wird im Internet (früher im „Patentblatt“) veröffentlicht.

Patentverletzung

Was ist bei Erhalt einer Abmahnung zu prüfen?

Für eine erfolgreiche Verteidigung sind u. a. die folgenden Punkte zu prüfen:

Lässt sich Anspruch 1 auf die angegriffene Ausführungsform lesen?

Ist das gegnerische Patent in Kraft?

Haben Sie das Produkt bereits vor dem Anmeldetag des Patents benutzt, z. B. hergestellt (Privates Vorbenutzungsrecht)?

Läuft ein Einspruch oder ein Nichtigkeitsverfahren gegen das Patent?

Auch weitere Punkte können eine Rolle spielen.


Wir sind gerne bereit, einen Entwurf eines Antwortschreibens an die Gegenseite auszuarbeiten.
Sprechen Sie uns an, z. B. bitte hier!
Wir freuen uns, Ihnen dann schnell weiter helfen zu können.

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok