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Warum patentieren?

Der interaktiven Leitfaden "4 Reasons to Patent" soll europäischen KMUs helfen, den Wert von Patenten voll auszuschöpfen. Der von 4iP Council in inhaltlicher Zusammenarbeit mit GRUR und weiteren Partnern entwickelte Leitfaden identifiziert vier wesentliche Vorteile der Patentierung - Marktzugang, Verhandlung, Finanzierung und strategischer Wert - und unterteilt diese auf einfache Weise in Methoden zur Wertschöpfung mit anklickbaren Links, Zitaten und Fakten zu Fallstudien.
 
An der Entwicklung des Leitfadens ebenfalls beteiligt sind ASTP, the European IP Helpdesk, das Europäische Patentamt (EPA), France Brevets, The Intellectual Property Awareness Network (IPAN) und das Intellectual Property Institute of Luxembourg (IPLI) sowie ein breites Netzwert von Wissenschaftlern und IP-Praktikern.

Warum patentieren?

Der interaktiven Leitfaden "4 Reasons to Patent" soll europäischen KMUs helfen, den Wert von Patenten voll auszuschöpfen. Der von 4iP Council in inhaltlicher Zusammenarbeit mit GRUR und weiteren Partnern entwickelte Leitfaden identifiziert vier wesentliche Vorteile der Patentierung - Marktzugang, Verhandlung, Finanzierung und strategischer Wert - und unterteilt diese auf einfache Weise in Methoden zur Wertschöpfung mit anklickbaren Links, Zitaten und Fakten zu Fallstudien.
 
An der Entwicklung des Leitfadens ebenfalls beteiligt sind ASTP, the European IP Helpdesk, das Europäische Patentamt (EPA), France Brevets, The Intellectual Property Awareness Network (IPAN) und das Intellectual Property Institute of Luxembourg (IPLI) sowie ein breites Netzwert von Wissenschaftlern und IP-Praktikern.

Ein Kunde wird Markenpirat

Der Fall Ella Franklin oder
Gerade noch gut gegangen


Heinz Klose hatte ich Mitte der 90er Jahre über meine Büro-Eröffnungsanzeige in der Tageszeitung kennengelernt. In Ratingen hatte Herr Klose eine Handelsagentur mit Show-Room für hochwertige Handtaschen.
 
Die italienischen Handtaschen mit der Marke „Ella Franklin“ waren hochpreisig und wurden exklusiv in nur wenigen Städten verkauft.
 
Heinz Klose hatte die Marke als Warenzeichen, wie die Marken früher hießen, beim Deutschen Patentamt eintragen lassen.
 
Die Handtaschen wurden nicht nur in Deutschland verkauft, sondern auch in Österreich, den Benelux-Ländern, der Schweiz, in Spanien und Italien. Die Büroeröffnungsanzeige gab Heinz Klose den Anstoß, einen Schutz auch im Ausland anzustreben. Daher sprach er mich an.
 
Damals gab es noch nicht die bequeme europäische Gemeinschaftsmarke. Für einen Auslandsschutz in Europa musste man die Marke in jedem einzelnen Land separat anmelden. Alternativ konnte man die deutsche Marke auch international auf bestimmte Auslandsstaaten erstrecken. Das machten wir dann auch 1994.
 
Soweit ging alles gut. Aber …
 
Die Bombe platzt
 
Was wir nicht wussten, war, dass jemand anderes – wie in der Geschichte vom Hasen und dem Igel – uns bereits zuvorgekommen war. Ein Kunde von Heinz Klose, ein Italiener namens Silvio d’Monti mit einem kleinen exklusiven Schuhladen in Wien in der teuren Einkaufsstraße Graben war schneller gewesen: Bereits 1992 hatte er die Marke „ELLA FRANKLIN NEW YORK“ beim Österreichischen Patentamt angemeldet. Die Marke wurde im Januar 1993 eingetragen.
 
Von dieser tickenden Zeitbombe wussten wir damals nichts. Zu dieser Zeit konnte man die amtlichen Register nicht so einfach einsehen, schon gar nicht über das Internet wie heute.
 
Silvio d’Monti wartete zunächst ab. Erst 1996 ließ er die Bombe platzen.
 
An einem regnerischen Freitag im Mai rief mich Heinz Klose in heller Aufregung an: „Eine Kundin, Frau Pokorny in Wien, hat eine Abmahnung erhalten von d’Monti, einem anderen Kunden. Sie soll sofort den Verkauf der Handtaschen „Ella Franklin“ einstellen. Wie kann das denn sein? Das ist doch nicht möglich! Frau Pokorny hat doch Jahre lang „Ella Franklin“-Handtaschen von uns bezogen. Wir müssen hier unbedingt was tun! Was können wir denn tun?“.
 
Die Krise

Ich versuchte Heinz Klose etwas zu beruhigen, was mir aber kaum gelang: „Von Deutschland aus können wir nichts machen. Das muss in Österreich erfolgen. Mit der österreichischen Rechtsprechung in solchen Fällen kenne ich mich aber nicht aus. Ich kenne aber einen guten Patentanwalt in Wien, mit dem ich schon lange zusammenarbeite und der auch sehr gut ist und uns sicherlich helfen wird.“
 
Klose: “Ja, sprechen sie ihn sofort an. Die Marke von d’Monti muss sofort weg. Auch die Abmahnung.“
 
Aus meiner Zeit bei der Firma Henkel kannte ich den Patentanwalt Schieszler in Wien, der immer sehr sorgfältig und gut gearbeitet hatte. Ich rief ihn am gleichen Tag an und schilderte das Problem: „Nach meiner Meinung ist es wohl eine unerlaubte Marke eines ausländischen Handelsagenten. Hier gibt es doch eine Bestimmung in der PVÜ. Danach könnte man die Marke von d’Monti beim Patentamt löschen lassen. Was meinen Sie?“
 
Patentanwalt Schieszler entgegnete: „Hiermit kommen wir nicht so leicht durch. Diese Bestimmung wird sehr selten angewandt. Insgesamt sieht es sehr schlecht aus. Das Österreichische Patentamt tut sich hier in einem solchen Fall recht schwer. Viel einfacher wäre es über das Handelsgericht in Wien.
 
Es gibt nur eine einzige halbwegs sinnvolle Möglichkeit. Es könnte vielleicht ein Fall von unlauterem Wettbewerb sein. Dann läuft die Sache über das Handelsgericht Wien. Die Richter dort sind für solche Fälle eher aufgeschlossen als das Patentamt. Wie die Erfolgsaussichten sind, kann ich so aber auch nicht sagen. Ich müsste erst aber einen befreundeten, sehr fachkundigen Rechtsanwalt hierzu fragen, nämlich Rechtsanwalt Buchmann. Ich treffe ihn ohnehin am Wochenende und spreche mit ihm. Anfang nächster Woche melde ich mich.“
 
Am Montag teilte Patentanwalt Schieszler mit: „Rechtsanwalt Buchmann meint, über die Schiene „Unlauterer Wettbewerb“ sollten wir am besten vorgehen. Sonst hätten wir gar keine Aussichten. Schwierig wird es aber auf jeden Fall. Sagen sie dem Mandanten, dass die Aussichten nicht so rosig sind, dass wir hier gewinnen.“
 
Diese deprimierende Beurteilung besprach ich mit Heinz Klose. Auf die Frage von Heinz Klose nach den Kosten musste ich ihm mitteilen: „Die ganze Sache wird nicht unter 10.000 DM ausgehen.“ Klose hierzu: „Oh, ich wollte mir doch dieses Jahr ein neues Auto kaufen. Das muss dann wohl verschoben werden, aber wir müssen weitermachen“.
 
Rechtsanwalt Buchmann sprach zunächst d’Monti an. Er forderte ihn auf, die Marke löschen zu lassen oder zumindest die Abmahnung zurückzunehmen.
 
Herr d’Monti allerdings weigerte sich. Er fühlte sich völlig im Recht. Es kam noch schlimmer. Zusätzlich ging Silvio d’Monti gegen unsere international registriert Marke vor und versuchte, diese für Österreich zu löschen.
 
Das war nun eindeutig zu viel. Ein Prozess vor dem Handelsgericht Wien war unausweichlich.
 
Schieszler und Buchmann benötigten für den Prozess viele Unterlagen, die die jahrelange rechtmäßige Benutzung der Marke „Ella Franklin“ in Österreich belegten. Hierzu beschaffte Heinz Klose viele italienischsprachige Belege für den Import der „Ella Franklin“-Handtaschen. Schließlich erhielten wir aus Italien ein ca. 6 cm dickes Paket Dokumente, die die Benutzung der Marke „Ella Franklin“ belegten. Die Dokumente wurden nach Wien geschickt.
 
Noch einmal gut gegangen

Der Rechtsanwalt Buchmann reichte eine Klage vor dem Handelsgericht Wien ein. Nach einigem Hin und Her hatten wir glücklicherweise Erfolg. Das Handelsgericht entschied zu unseren Gunsten, dass d’Monti seine Marke löschen müsse. D’Monti legte gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel ein.
 
So ist die ganze Sache gerade noch gut ausgegangen. Darauf kann man sich allerdings nicht verlassen. Gerade in solchen Fällen mit bösgläubigen, man sollte eher sagen „bösartigen“ Markenanmeldungen hat man oft keinen Erfolg.
 
Besser also: Wichtige Marken rechtzeitig und überall dort schützen, wo die Produkte verkauft werden.
 
Als ich Herrn Klose fragte, ob ich diese Geschichte veröffentlichen dürfte, wobei Namen, Orte, Produkte geändert sind, stimmte er zu: „Gerne dürfen Sie diesen Fall verwenden“.

Erfindung schützen – Insolvenz vermeiden

Der Fall 2-teiliges Sensor-Gehäuse
oder das zählebige Gebrauchsmuster


„Herr Schoenen, wenn Sie etwas Zeit haben, können Sie dann mal kurz zu mir herunterkommen?“ fragte mich telefonisch an einem sonnigen Mittwochvormittag im März mein ehemaliger Kollege Dr. Günter Reese in der Patentabteilung der Henkel KGaA in Düsseldorf.
 
Damals - in den ersten Jahren nach der Kanzlei-Gründung - besuchte ich jeden Mittwochvormittag die Patentabteilung von Henkel und besprach dort die Fälle, die ich bearbeiten sollte.
 
„Gern,“ antwortete ich, „in einer Minute bin ich bei Ihnen.“
 
Bei meinem Kollegen, der für Dichtstoff-Patente zuständig war, saß ein mir unbekannter Hersteller von 2-teiligen Sensor-Gehäusen aus Siegen, Thomas Grewe. Für eine Neuentwicklung seiner Sensor-Gehäuse-Verbindung hatte er einen Henkel-Dichtstoff verwendet. Er wollte die Neuentwicklung von der Patentabteilung Henkel schützen lassen. Nach einer technischen Begutachtung kamen Reese und ich aber zur Erkenntnis, dass das Neue weniger in der Anwendung des Dichtstoffes, sondern eher in der raffinierten Clip-artigen Konstruktion der Gehäuse-Verbindung lag. Sie war absolut wasserdicht, für 220 Volt Spannung geeignet und erstaunlich dünn. Für den vorgesehenen Einsatz in Geschirrspülmaschinen mit engen Öffnungen war sie ideal. 
 
Daher lehnte Reese den Vorschlag von Grewe ab und empfahl ihm, das Sensor-Gehäuse auf seinen Namen zum Patent anzumelden.
 
Erst einige Jahre später – ich hatte das Ganze fast schon vergessen – hörte ich wieder von Thomas Grewe und seiner Gehäuse-Verbindung. „Können wir das Sensor-Gehäuse nicht noch schützen, zumindest als Gebrauchsmuster?“, fragt er mich telefonisch. „Am Freitag bin ich in Ihrer Gegend, da könnte ich Sie besuchen, wenn Ihnen das recht ist.“
 
Es stellte sich heraus, dass Thomas Grewe das Sensor-Gehäuse bereits einige Jahre hergestellt und verkauft hatte. Daher riet ich ihm von der Anmeldung des gewünschten Gebrauchsmusters ab. Es fehlte nämlich an der Neuheit. Gegen einen Nachahmer könne er damit jedenfalls nicht vorgehen. Thomas Grewe: „Nein, nein, das will ich auch nicht. Aber ein Gebrauchsmuster möchte ich doch.“ Daher meldeten wir das Gebrauchsmuster an. Es wurde eingetragen, wobei ich erneut darauf hinwies, dass damit kein Schutz gegen Nachahmung bestünde.
 
Der erste Einschlag
 
Aufgeregt rief Thomas Grewe kurze Zeit später an: „Mein schlimmster Konkurrent, die Firma Marten hat mich vor dem Landgericht Düsseldorf verklagt und außerdem einen Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt gegen mein Gebrauchsmuster gestellt. Mein Rechtsanwalt Herr Mühlmann hat den Fall übernommen und möchte, dass Sie ihn unterstützen“.
 
Tatsächlich hatte Thomas Grewe ohne mein Wissen die Firma Marten wegen „Verletzung seines europäischen Gebrauchsmusters“ abgemahnt.
 
Das Landgericht Düsseldorf ließ das Klage-Verfahren ruhen, bis das Patentamt über das Löschungsverfahren rechtskräftig entschieden hätte.
 
Beim Patentamt sah es zunächst gut für uns aus. Die schriftlichen Beweise der Gegenseite reichten für eine Löschung des Gebrauchsmusters nicht aus.
 
Der zweite Tiefschlag

Aber: In der mündlichen Verhandlung in München in der Cincinnatistraße zwei Jahre später tauchte überraschenderweise ein vorher nicht angekündigter Zeuge auf. Er schilderte detailliert (wie auswendig gelernt), auf welche Weise die technischen Merkmale des Sensor-Gehäuses schon lange vor der Anmeldung des Gebrauchsmusters bekannt geworden seien. Offensichtlich war es eine Gefälligkeitsaussage.
 
Dennoch entschied das Patentamt: Das Gebrauchsmuster wird gelöscht.
 
Ein erster Erfolg: Hoffnung kommt auf
 
Wegen der zweifelhaften Zeugenaussage gingen wir in die zweite Instanz, zum Bundespatentgericht München.
 
Zwei Jahre nach der Entscheidung des Patentamts fand an einem warmen Mittwochvormittag im Juli eine mündliche Verhandlung vor dem Patentgericht statt. Hier wurde der Zeuge noch einmal vernommen.
 
Zeuge: „Das Sensor-Gehäuse hing doch 3 Jahre vor der Gebrauchsmuster-Anmeldung in der Vitrine bei der Besucher-Anmeldung der Firma Grewe“.
 
Richter: „Aber konnte man auch erkennen, aus welchem Material die Abdichtung bestand?“
 
Zeuge: „Nein, aber auf Nachfrage wurde das jedem Besucher gesagt“.
 
Richter: „Dieses wesentliche technische Merkmal wurde also nur mündlich mitgeteilt? Ist das korrekt?“
 
Zeuge: „Ja“.
 
Dem Patentanwalt der Firma Marten, der ohnehin schon vorher nervös und angespannt war, liefen jetzt die Schweißtropfen über das Gesicht.
 
Thomas Grewe meinte nach der mündlichen Verhandlung zu mir: „Solche nervenaufreibenden Verhandlungen sind nichts für mich. Bin froh, kein Patentanwalt zu sein“.
 
In der Entscheidung wurden die Zeugenaussage und der Beschluss des Patentamts zerpflückt. Für ein Gebrauchsmuster ist nämlich eine nur mündliche Beschreibung der Erfindung vor dem Anmeldetag nicht schädlich - im Gegensatz zum Patent. Gerade auf der mündlichen Beschreibung der Erfindung beruhte aber die Entscheidung des Patentamts.
 
Daher entschied das Patentgericht: „Die Entscheidung des Patentamts wird aufgehoben und das Gebrauchsmuster wird nicht gelöscht“.
 
Damit schien der Weg endlich frei zu sein, um auch vor dem Landgericht Düsseldorf zu siegen. Aber:
 
Das endgültige Aus

Vor dem Landgericht Düsseldorf nützte das bestehende Gebrauchsmuster jedoch nicht. Marten hatte die Gehäuse-Verbindung nämlich ebenfalls viele Jahre vor der Anmeldung des Gebrauchsmustermusters hergestellt. Damit hatte er ein so genannten privates Vorbenutzungsrecht.
 
Diese Ausnahme vom Gebrauchsmusterschutz nutzte nun Marten, um trotz des bestehenden Gebrauchsmusters die Gehäuse-Verbindung weiterhin nachbauen zu dürfen.
 
Das Landgericht Düsseldorf gab Marten recht. Auch die 2. Instanz vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf änderte nichts daran.
 
Schade: Ohne das "private Vorbenutzungsrecht" wäre es gerade noch gut ausgegangen. Daher: Besser das Gebrauchsmuster oder Patent rechtzeitig vor dem ersten Verkauf anmelden.
 
So aber führte das sechs Jahre dauernde Verfahren leider dazu, dass die Gehäuse-Verbindung, das wichtigste Produkt von Grewe, von Marten frei nachgebaut und deutlich preiswerter verkauft wurde, so dass Grewe in schwere finanzielle Schwierigkeiten geriet und schließlich Insolvenz anmelden musste.
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